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【日本】特許庁がプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱いを発表

201576日、特許庁はプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPクレーム)に関する当面の審査・審判の取扱いを発表しました。発表の要点は以下の通りです。

76日より「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」(以下、「当面の取扱い」と表記)に基づいてPBPクレームの審査を行う

・今後出願される案件のみならず、既に出願された案件も対象となる

・現在特許庁に係属中の案件のみならず、既に成立している特許に対する審判事件や異議申立事件等にも適用される

「当面の取扱い」によると、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が「不可能・非実際的事情」があると判断できるときを除き、原則は当該物の発明は不明確であると判断され、拒絶理由が通知されることになります。そして、拒絶理由通知を受け取った出願人は、以下の対応をとることができます。

・該当請求項の削除

・該当請求項に係る発明を製造方法の発明に書き換える補正

・該当請求項に係る発明を製造方法を含まない物の発明とする補正

・「不可能・非実際的事情」があることの主張・立証

・PBPクレームに該当しない旨の反論

PBPクレームに該当しなければ明確性の問題は生じないことから、どのような場合にPBPクレームに該当するか(その物の製造方法が記載されているか否かの判断)が実務上重要になります。また、PBPクレームによる権利化を狙うときは「不可能・非実際的事情」のいずれを主張・立証するか、どのような事情を説明するかがポイントになります。「その物の製造方法が記載されている」か否かの判断基準と、「不可能・非実際的事情」の判断基準は当面の取扱い(下記URL)をご参照下さい。

参考情報:

・特許庁発表(2015/7/6付け)http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C150706.htm 

・当面の取扱い(2015/7/6付け)http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf

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