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【日本】プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決~知財高裁大合議判決が破棄・差戻し

2015年6月5日、最高裁判所(第二小法廷)はプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPクレーム)の技術的範囲について争われていたいわゆる「プラバスタチン事件」(平成24年(受)第1204号)について、知的財産高等裁判所の大合議判決を破棄し、差戻し審理を命ずる判決を言い渡しました。実務上重要な判示事項は以下の3点であると考えられます。

第一に、PBPクレームの解釈手法は物同一説と製法限定説に大別されますが、最高裁では知財高裁の製法限定説が否定され、物同一説が採用されました。すなわち、最高裁は、PBPクレームの解釈について「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である」と判示しました。

第二に、最高裁はPBPクレームは明確性要件(特許法36条6項2号)の点で妥当ではないとも述べ、PBPクレームで明確性要件を満たしているといえるのは「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するとき」に限られると判示しました。このためPBPクレームに上記事情が認められないときは該クレームは明確性要件違反となり、無効審判請求や特許無効の抗弁を受けることになります。これまで明確性要件を厳しく適用されずに特許されてきたPBPクレームの中には明確性要件違反の無効理由を有することになるものも相当数存在すると推察されます。

第三に、今回の最高裁判決によりPBPクレームの発明の要旨認定手法とクレーム解釈手法が物同一説で統一されることになります。最高裁判決の補足意見で述べられているように、日本では審査の場面と権利解釈の場面で「共通の統一した判断枠組み」を採用するため、米国とは異なる運用を取ることになります。

判決文は下記から入手できます。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf 

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